- Qual a portaria que entrará em vigor para solicitação de requerimento de PPH?
A Portaria/INPI/Nº 48, de 29 de novembro de 2024 entrará em vigor em 01/01/2025. A Portaria/INPI/PR/Nº 78 de 16 de dezembro de 2022 será revogada.
- A Portaria/INPI/Nº 48/2024 é aplicável aos escritórios de PI participantes do GPPH e aqueles que possuem acordos bilaterais com o INPI?
Sim, a Portaria nº 48/2024 é única para todos os escritórios parceiros de PPH do INPI.
- Por que o INPI está modificando os requisitos para solicitação de PPH?
Com a adesão do INPI ao Global PPH, o INPI publicou uma nova Portaria, a qual estabelece os novos requisitos para a aceitação de um requerimento de PPH.
- Quais escritórios de PI e instituições regionais são considerados escritórios parceiros do INPI?
São aqueles listados na aba “Acordos Firmados” da página do PPH, conforme pode ser verificado no endereço https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pph/acordos-pph-assinados-pelo-inpi
- Como poderemos saber os novos parceiros poderão surgir? Será feito algum comunicado pelo INPI ou estará no site?
Sim, a lista de escritórios parceiros encontra-se na aba “Acordos Firmados”. Sempre que houver um novo acordo, o INPI irá divulgar nessa tabela. Adicionalmente, é frequente divulgarmos em nosso site e redes sociais a assinatura de novos acordos.
- O que é Escritório de Exame Anterior?
É um escritório de PI parceiro do INPI que fez o exame da matéria reivindicada do pedido de patente antes do INPI.
- Quais ações de escritórios de PI que descrevam a matéria considerada patenteável/permitida que são aceitas (artigo 4º, inciso IV, alínea b da Portaria/INPI/Nº 48, de 29 de novembro de 2024)?
São aquelas indicadas na aba “documentos complementares” da página do PPH.
- O requerimento de PPH pode ser feito para pedidos de patentes que tenham prioridade (origem) de um país, cujo escritório de PI não tenha acordo bilateral com o INPI ou não seja um escritório de PI participante?
Sim, desde que o exame técnico da matéria reivindicada tenha sido realizado por um Escritório Parceiro do INPI.
- Pode ser usado o exame realizado pelo PCT?
Sim, desde que a matéria tenha sido examinada por uma Autoridade Internacional de Busca e Exame (ISA/IPEA) do PCT e que seja Escritório Parceiro do INPI.
- Há limites para ser efetuado requerimentos de PPH para um mesmo requerente por semana?
Não, a Portaria nº 48/2024 não limita o número de requerimentos de PPH por requerente dentro do ciclo semanal.
- Há limites para requerimentos de participação no PPH utilizando os resultados de exames de PCT?
Não.
- Quando inicia o exame técnico para efeitos Portaria/INPI/Nº 48, de 29 de novembro de 2024, art. 3º, inciso V?
A publicação dos códigos de despachos [6.21], [6.23], [6.22], [6.1] e [7.1] configuram que o exame técnico foi iniciado. A partir destas publicações não será mais possível requerer o PPH.
- É vetada a solicitação de entrada no programa com base em um exame de um pedido de patente ou de uma patente deferida/concedida por um país parceiro, se esse país não for o país do primeiro depósito? O novo PPH é restrito ao país de primeiro depósito de uma família de patentes?
Não. O Escritório de Primeiro Depósito (OFF) pode ser igual ou diferente do Escritório de Exame Anterior (OLE).
- Há limite do número de requerimentos por Seção da Classificação Internacional de Patentes (CIP), quantos dígitos serão considerados (por exemplo, H, ou H0, ou H04 ou H04W)?
Sim, a Portaria estabelece limites por Seção da Classificação Internacional de Patentes (CIP) (seções vão de A a H). Então, por exemplo, serão aceitos até 1000 (mil) requerimentos para pedidos de patente classificados na Seção A (Necessidades Humanas).
- Os pedidos divididos poderão participar? Mesmo aqueles que o Escritório de Exame Anterior não se manifestou sobre a unidade de invenção (ou falta desta)? É possível requerer PPHs apenas do pedido original, sem efetuar requerimento para os divididos?
Sim, é permitido a participação de pedidos de patente originais e divididos. Só é necessário efetuar o requerimento para o pedido de patente que se deseja priorização. Todos os pedidos devem estar publicados e com o requerimento de exame técnico pago.
- É possível dividir o pedido de patente após o requerimento do PPH?
O pedido de patente não pode ser dividido entre o requerimento do PPH e a primeira decisão técnica.
- O que será considerado como “reivindicações suficientemente correspondentes” ("matéria igual, similar ou mais restrita"), conforme exigido pelo art. 3º, inciso VIII?
São reivindicações que possuem escopo/matéria igual, similar ou mais restrito que as reivindicações examinadas pelo Escritório Parceiro que foram consideradas patenteáveis ou permitidas. Há exemplos no Anexo II da portaria. - É possível restringir a matéria pleiteada?
Sim, a matéria reivindicada no Brasil pode ser restringida por uma característica técnica adicional suportada no quadro reivindicatório ou relatório descritivo. Por exemplo: a matéria reivindicada e analisada pelo Escritório de Exame Anterior diz respeito a uma composição X cuja concentração é de 50 a 90% do composto Y. Foi achado um documento do estado da técnica cuja composição X é de 80% de Y. No novo quadro reivindicatório apresentado ao INPI, o depositante restringe a matéria da reivindicação a uma composição X com 50 a 60% de Y. Com matéria suportada no relatório descritivo e/ou no quadro reivindicatório. Cabe ressaltar que o requerimento de PPH poderá ser aceito, mas a matéria contida no quadro reivindicatório será examinada de acordo com a Legislação vigente no Brasil.
- No caso do pedido de patente sofrer alterações após a concessão do PPH ou deixar de atender as condições, o pedido de patente será cassado?
Não, o pedido de patente não será cassado. O que será cassado é a condição de prioritário. Por exemplo, se o depositante tem o requerimento de PPH concedido e altera o pedido antes da 1ª ação de exame, o que será cassado será a condição de prioritário. Neste caso, ele voltará ao trâmite normal.
- Depositei um ISA no Brasil, o INPI foi o escritório de Autoridade de Busca e Exame e considerou a matéria patenteável, posso usar esse relatório para pedir PPH na fase nacional?
Sim, o pedido pode ter requerimento de PPH na fase nacional do PCT no INPI.
- O requerimento de PPH será aceito para reivindicações relativas a Fórmula Suíça quando as reivindicações indicadas como sendo patenteáveis no Escritório de Exame Anterior forem relativas a Método Terapêutico?
Não, pois reivindicações do tipo “Fórmula Suíça” (Uso da substância X para preparar um medicamento para tratar a doença Y não correspondem a reivindicações de “Método Terapêutico” (Método para tratar uma doença). De acordo com a Portaria/INPI/PR Nº 48, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, Artigo 2º (§ 1º), "quando uma nova categoria de reivindicação é introduzida no quadro reivindicatório apresentado ao INPI e que não estava prevista no quadro reivindicatório do Escritório de Exame Anterior, a nova categoria não será considerada como uma reivindicação suficientemente correspondente, conforme especificado no item IX do art. 2º".
Caso 1- O quadro reivindicatório do Escritório de Exame Anterior contém reivindicação de Método Terapêutico e o quadro reivindicatório apresentado junto ao requerimento de PPH contém a mesma reivindicação de Método Terapêutico – o requerimento de PPH será aceito. No entanto, o exame do pedido de patente será realizado de acordo com a Legislação Brasileira, lembrando que Método Terapêutico não é passível de proteção patentária pela Legislação brasileira.
Caso 2- O quadro reivindicatório do Escritório de Exame Anterior contém reivindicação de Método Terapêutico e o quadro reivindicatório apresentado junto ao requerimento de PPH contém reivindicação de Fórmula Suíça. O requerimento de PPH não será aceito, pois haverá mudança de categoria de reivindicação, o que não está de acordo com a Portaria 48/2024.
- Posso alterar a redação da reivindicação de “programa de computador” feita no escritório anterior para “memória contendo um conjunto de instruções” ao solicitar o requerimento de PPH ao INPI?
Quando a reivindicação no escritório de exame anterior se refere a “programa de computador” e no requerimento de PPH apresentado ao INPI essa reivindicação é substituída por “memória contendo um conjunto de instruções” ou redação similar, considera-se que são reivindicações suficientemente correspondentes, conforme Art. 2º, inciso IX, da Portaria 48/2024, não infringindo no § 1º do Art.2° da mesma portaria, uma vez que a redação de ambas as reivindicações enquadram-se no mesmo tipo de categoria de produto e que a mudança busca adequar a reivindicação a legislação nacional (art. 10 da LPI e Portaria IN 411/2020), enquadrando-se nas “diferenças de tradução e formatação”.
- Uma reivindicação dependente contendo uma característica técnica essencial (“A”) e uma características adicional que não seja considerada uma característica técnica essencial (“a”), será considerada suficientemente descrita pelo INPI, caso no quadro reivindicatório apresentado pelo Escritório de Exame Anterior só contenha a reivindicação independente com a característica técnica essencial (“A”)?
Sim, trata-se do “Caso 2 do Anexo II da Portaria/INPI/PR nº 48 de 29 de novembro de 2025.
A reivindicação dependente apresentada ao INPI será aceita se:
- a reivindicação independente que contempla a característica técnica essencial (“A”) tiver sido considerada patenteável/admissível pelo Escritório de Exame Anterior e
- a reivindicação dependente for: “A” + “a”. Isto é, “a” é uma característica técnica adicional, um detalhamento, que não seja considerada uma característica essencial da invenção. Sendo que “a” pode ser proveniente do quadro reivindicatório ou do relatório descritivo. A reivindicação dependente seria uma reivindicação mais restrita que a reivindicação anterior (Rev. 1).
Ex:
Quadro reivindicatório apresentado pelo Escritório de Exame Anterior:
“Rev. 1 -.composição caracterizada por conter A”.
Quadro reivindicatório apresentado ao INPI:
Rev. 1 -.composição caracterizada por ....A
Rev. 2 -.composição caracterizada por .... “A” + “a”
- O requerimento de PPH pode ser solicitado com base em mais de um pedido de patente correspondente do Escritório de Exame Anterior?
Sim, desde que o requerimento de PPH tem como base pedidos de patentes correspondentes. Além disso, os exames dos pedidos de patentes devem ter sido realizados pelo mesmo escritório de exame anterior.
(Exemplo: O requerimento de PPH tem como base dois pedidos de patentes correspondentes (EP1 e EP2) e, os exames, de ambos os pedidos, foram realizados pelo escritório de exame anterior (USPTO).
- O requerimento de PPH pode ser solicitado com base no produto de trabalho de mais de um Escritório de Exame Anterior?
Não. Não é possível solicitar o PPH utilizando produtos de trabalho provenientes de diferentes Escritórios de Exame Anterior.
- O requerimento de PPH pode ser solicitado com base na combinação dos produtos de trabalho de um Escritório de Exame Anterior que atua como uma Autoridade Internacional de Busca e Exame (PCT) e de um Escritório de Exame Anterior que é um escritório nacional ou regional?
Não, um escritório de PI que atua como Autoridade Internacional no âmbito do PCT não é considerado um escritório nacional ou regional para fins de PPH.
Exemplo: o Escritório de Exame Anterior é uma Autoridade Internacional (PCT-US) e o outro Escritório de Exame Anterior é o USPTO. Logo, os exames realizados por ambos não podem ser combinados para fins de requerimento de PPH, ainda que os pedidos de patente (WO, US e BR) tenham a mesma data de prioridade mais antiga.